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浅谈专利侵权判定之特意排除原则,不要在你的专利里教别人侵权

发布日期:2019-05-13 作者:冯磊/赛贝知识产权平台

在专利侵权判定实践中,除了捐献原则禁止反悔原则外,对等同原则的限制原则中还包括特意排除原则,而在本篇将介绍特意排除原则的运用。


特意排除原则:指专利权人明确排除的技术方案,在主张权利时不应再以等同原则纳入专利权的保护范围。

权利人特意排除的情形包括:权利要求进行特定限制的撰写方式或说明书中进行特定限制的描述。


在1994年的Dolly Inc. v. Spalding&Evenflo Cos案中,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)第一次提出了「特意排除」原则。


美国学者2007年的研究表明,涉及特意排除规则适用的案件在联邦巡回上诉法院共有14件,其中13件因此认定不侵权。


这些案件中用于特意排除的分为两类情形:

一类是说明书中特意排除(3件);

另一类是权利要求中特意排除(10件)。


在专利侵权纠纷实践中,特意排除原则已在多个国家确立,例如美国、英国、日本等。


案例1:美国案例

Bicon, Inc. v. The Straumann Co. 


涉案专利:Apparatus for preserving interdental papilla and method for using

专利号:US5749731A


1


权利人主张被控产品侵犯涉案专利,而被控侵权方认为涉案专利权利要求中有如下记载,并据此主张特意排除原则。


包含膀胱粘膜下层的组合物,并且这种粘膜下层必须已经从「粘膜的管腔部分」分层。


被控侵权物包括了膀胱黏膜的管腔部分,但没有对其进行分层。


因此,被控侵权方认为,根据适用等同原则中特意排除的限制,被控产品等同侵权不成立。


CAFC在最终判决中,支持了被控侵权方的观点,并评述到:等同的概念不能包含一种明确排除在权利要求范围之外的结构。


美国已经基本确立了这一原则,而在我国专利侵权纠纷实践中,也早已有最高人民法院适用特意排除原则的案例出现。


案例2:国内案例

成都优他制药有限责任公司诉江苏万高药业有限公司、四川科伦医药贸易有限公司侵犯发明专利权纠纷案中

【(2010)民提字第158号】


涉案专利:藏药独一味软胶囊制剂及其制备方法

专利号:200410031071.4


3


本案同样涉及到对「特意排除原则」的认定问题,被控侵权的辩护方表示,专利权人成都优他制药有限责任公司在权利要求1中有如下记载:

取独一味药材,粉碎成最粗粉,加水煎煮二次

粉碎成细粉,过200目筛


且专利权人在说明书中还有如下记载:

煎煮2次和煎煮3次,得粉率和木犀草素含量接近,为降低生产成本,选择煎煮2次。


试验结果表明过200目筛的细粉F值最大,因此将独一味提取物干粉碎成过200目筛的细粉,制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。


相对专利人在专利中的内容,被控侵权的产品的煎煮次数为3次,对粉碎的要求也仅为「研成细粉」,不需要要求过200目筛。


以上的内容均被作为专利的「特意排除」依据,被用作侵权辩护。


最高人民法院在做最后判决时对本案作以下认定:

专利权人在涉案专利说明书中强调,煎煮2次与煎煮3次相比,可以降低生产成本,所以选择煎煮2次;

在说明书强调,将独一味提取物粉碎成过200目筛的细粉,制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。

因此,「煎煮2次」与「煎煮3次」、「粉碎成细粉,过200目筛」与「研成细粉」均不构成等同特征,被诉侵权技术方案没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。


最高人民法院认为权利人在说明书中特意强调了以下两点:

煎煮2次与煎煮3次相比,可以降低生产成本,所以选择煎煮2次;

将独一味提取物粉碎成过200目筛的细粉,制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。


而且权利人将「煎煮2次」和「碎成过200目筛的细粉」作为限定内容添加到权利要求中。


法院继而认定专利权人排除了「煎煮3次」和「研成细粉」的技术方案,适用特意排除原则。


特意排除原则、捐献原则和禁止反悔原则均是对等同原则适用中过宽和过滥地扩大专利权利要求的保护范围的一种限制。


在专利侵权的判断中,对是否等同的认定越来越显得重要。等同侵权认定的过程中,需要考虑各种限制条件,来平衡社会公众和专利权人之间的利益。


专利权人在权利要求书或者说明书中进行特定的撰写和描述而排除掉的技术方案,在主张权利时就不能再次纳入专利的保护范围内。


从全球来看,发达国家均通过禁止反悔等条件进一步限制等同侵权的认定,这无疑已经成为一种国际趋势。


至此,我们分5篇文章,分别解读了专利侵权判定中最基础的五个原则,有互为平衡的「全面覆盖原则」「等同原则」,也有用于限制等同原则过分扩大的「禁止反悔原则」、「捐献原则」和「特意排除原则」。


希望可以在初步判定专利侵权方面为大家提供一些参考。如果有进一步的疑惑需要帮助解答的,欢迎随时找我们的专家探讨噢。


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