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以实际案例深度解析专利侵权判定中的禁止反悔原则适用要求和使用条件

发布日期:2019-04-30 作者:冯磊/赛贝知识产权平台

我们在之前的文章《从专利全面覆盖原则浅谈上新时,如何快速判定产品是否专利侵权》中谈到过专利侵权判定的五大原则分别是全面覆盖原则(LiteralInfringement)、等同原则(theDoctrineofEquivalents)、禁止反悔原则(ProsecutionHistoryEstoppel)、捐献原则(DedicationRule)以及特意排除原(SpecificExclusion)。


我们在昨天的文章中也为大家详细解析过全面覆盖原则和等同原则,详情可查看《赛贝专家解析产品专利侵权判定五大原则之二——等同原则》。等同原则是一种实现专利权公平保护的重要制度,等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张,是对专利权字面侵权的适当补充。


然而,在专利纠纷中,等同原则也容易导致权利人过宽和过滥地扩大专利权利要求的保护范围,进而造成对公众(被控侵权人)的不公平。因此,我们需要对等同原则进行一定的限制,这其中就发展出了禁止反悔的原则、捐献原则和特意排除原则等对等同原则进行限制的原则。


本篇将介绍「禁止反悔原则」的运用。


禁止反悔原则:是指专利申请人、专利权人在在专利审批、撤销或是无效程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,在专利侵权诉讼中,法院确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围中。


禁止反悔原则,又称禁止反言原则,源于英美法系国家的一般契约理论,其基本内涵是"My word is my bond."——说话算话,不得出尔反尔。


禁止反悔原则的宗旨在于:防止专利权人采取出尔反尔的策略。


所谓的出尔反尔,即先在专利授权阶段对保护范围进行限制,后又在侵权诉讼时试图取消这些限制,目的是应用等同原则,使得侵权控告得以成立,也就是所谓的「两头吃」。


以下通过两个案例介绍禁止反悔原则的适用方法。


案例1:被限制内容


沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案

最高人民法院(2009)民申字第239号


涉案专利为:CN2460683Y


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本案走到二审时,法院适用禁止反悔原则,判定产品不侵权,专利权利人表示不服,遂提起行政诉讼。


根据最高人民法院的裁定书,本案争论的焦点是:


被控侵权产品是否具有与权利要求1中的「活动桩」相同或者等同的技术特征;

被控侵权产品是否具有与权利要求1中的「活动桩设有供锁具插入的孔」相同或者等同的技术特征;

二审法院适用禁止反悔原则是否存在错误。


其中,核心的争论点为2、3两点,而一旦第3点的禁止反悔原则成立,则第2点中的等同技术特征也就没有意义了,所以第3点是关键中的关键。


法院经查,专利权人的专利权经过了无效和行政诉讼,在行政诉讼中,专利人为维持专利权,对技术特征「活动桩设有供锁具插入的孔」进行了限缩性解释:


该描述的含义是,锁具不是永久固定在孔中,而是根据使用状态呈现两种连接关系,即锁定时位于活动桩的孔中,打开时,从孔中取出,与活动桩的孔分离


专利权人在此基础上得以维持了专利权。


所以在做最终裁定时,最高人民法院认为权利人在行政诉讼中对技术特征的「活动桩设有供锁具插入的孔」的解释对专利权范围进行了限定,认定本案中禁止反悔原则成立,二审法院对禁止反悔原则的适用并无不当,该被控产品不侵权。


在这个案例中,最高法还对于法院主动适用禁止反悔原则的行为做出了说明:


现行法律以及司法解对人民法院是否可以主动适厍等同原则未作规定,为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡,不应对人民法主动适用禁止反悔原则予以限制。

因此,在认定是否构成等同侵权时,即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则,人民法院也可以根据业已查明的事实,通过适禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,以合理地确定专利权的保护范围。


案例2:被放弃内容


解文武与青岛海尔通信有限公司等专利侵权纠纷案

北京市高级人民法院(2005)高民终字第1262号


涉案专利为:CN1130063C


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「手机自动隐形拨号报失的实现方法」这份专利让谢文武荣登2002年中央电视台十大专利人物榜单,我们从「当前专利权人」一栏可以看到,目前该专利权属于三星。


在2005年,谢文武曾拿着这份专利,把「海尔」给告了,本案审查过程中就涉及对「禁止反悔原则」的应用。


根据法院庭审中被控方提供的证据,专利权人曾在这份专利的第一次审查意见答复中,放弃了非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案,并在此基础上获得了专利权。


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而在本案中,专利权人又试图以这个已经放弃过的技术方案,适用等同原则以控告产品侵权。


在最终判决中,北京市高级人民法院认为,专利权人为获得专利权,已在第一次审查意见答复中放弃了非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案。根据禁止反悔原则,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已经被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。


毫无悬念,本案结果也是宣告为不侵权。


禁止反悔原则适用要求


通过以上两个案例我们可以看出,我国对于禁止反悔原则适用的对象包括权利人的陈述。


在专利授权或无效宣告程序中,专利权人主动或应审查员的要求,可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制,也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述,由此所放弃的部分技术方案。


与此不同的是,在美国,禁止反悔原则的适用要求专利权人对权利要求的限缩必须是以书面方式进行的,并记录在官方的专利审查档案中。因此禁止反悔原则在美国又称审查档案禁反言(file wrapper estoppel)。


禁止反悔原则是对等同原则中过宽和过滥地扩大专利权利要求的保护范围的一种限制,是平衡权利人和社会公众利益的一种重要制度。


根据我们讲到的全面覆盖原则,当被控侵权的产品落入专利权利要求文字所表达的保护范围时,可以直接判定侵权成立。


只有在需要进一步判定是否侵权时,才需要考虑禁止反悔原则,以作为对等同原则的一项限制。两者相辅相成,共同确保有效保障社会公众的利益。


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