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1.5万美国商标申请被终止,中国亚马逊卖家面对美国“国法”与亚马逊“家规”的严峻挑战,该何去何从?

发布日期:2021-12-23 作者:赛贝知识产权平台

有快乐,就有烦恼。谋求在美国市场分一杯羹的中国跨境电商,眼下遭遇的一项严峻挑战来自美国知识产权体系。在美国电商平台运营,中国电商该如何满足亚马逊的“家规”与美国“国法”这两套知识产权运作机制?

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12月10日,美国专利商标局(USPTO)针对深圳市某某知识产权有限公司发布禁令,所有深圳某某知识产权提交的正在申请过程中美国商标自动终止,已获批的美国商标有效性也将受到影响,受到影响的商标总计可能达到1.5万个。该公司具体名字小编就不说了,该事件已经上了行业热门。


颁布这项禁令的起因是,美国专利商标局通过调查发现,该公司没有通过美国执业律师,非法提供各类美国法咨询意见,代替美国律师签署申请,并且提供美国公司的虚假地址。这项禁令将禁止该公司的所有员工和代理未来从事任何向美国专利商标局递交申请,或者进行任何交流。所有受影响的商标申请人或者持有人需要立刻寻找其他有资质的美国律师处理美标相关事务。


美国大力整顿商标申请的行为将引发行业震动。此案意味着,中国企业注册美国商标将遭遇更严苛的审核,整个美国商标代理注册行业即将受到巨大冲击。


究竟是什么原因让美方突然雷霆震怒,阻止中国企业申请注册美国商标?


一、中企淘金跨境电商,推动美国商标注册热潮

2019-2021年,中国本土企业对美国商标申请总量大幅飙升。相关数据显示,2016年的中国企业申请美国商标的总数还不足3万,到2021年就达到近23万个(参见图一),而来自美国本土公司的申请总数仅为94万个(其中不乏中国公司在美国开设的实体公司)。


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数据来源:美国专利商标局(单位:个)


美国很快发现这中间存在大量伪造使用证明的美国商标申请。为减少境外申请人提交不合法申请,美国专利商标局于2019年出台政策,要求所有外国申请人必须通过美国执业律师申请。


这个政策的本意在于,通过美国律师指导外国申请人合法合规申请。


不过,中国市场很快就找到了应对这个政策的办法。大量知识产权中介开始“租用”,甚至直接“盗用”美国律师执照,并继续自行申请。按照美国专利商标局披露的一些美国律师违反职业道德“出售”“出租”执照的执法案例,也有中国中介直接盗用美国律师执照号的现象。


由于美国商标法要求,必须有证据表明注册的美国商标有实际使用,中国中介就把商标PS到产品上,或者做个小标签做外挂商标。


美国商标法要求,必须在美国本土跨州或者跨国境使用商标,中国中介很快便推出一条龙服务,把带商标的商品放到一些网站上临时出售,或者在美国境内做交易,临时满足这项规定,上规模地“敷衍”法律要求。


2021年1月,美国专利商标局自己做了一项调查,寻找中国企业注册美国商标的需求大规模增长的原因。调查结果显示,除市场自然因素外,政府补贴、恶意抢注和商标所有人预防性注册为主要原因。这个调查大量引用中国内部的各类知识产权恶性注册的数据,表明中国式知识产权“内卷”之火烧到了美国。


2021年8月,美国商务部(United States Department of Commerce)公布的一份审查报告指出,自2015年以来USPTO发现商标注册过程中存在大量欺诈行为,尤其是涉及商标“使用证明”的造假。大多数此类商标都来自外国申请人,尤其以中国居多。不仅如此,在抽查的448个获批申请中, 37%的申请(167个)出现USPTO之前列举的“使用证据”造假的表征,涉嫌造假。


根据美国专利商标局最新披露的数据,2021年中国企业在美国申请了23万个商标。如果按美国商务部披露的37%抽查造假比例计算,可能存在8.51万个“问题商标”。


目前,代理中国企业注册美国商标的行市价格是每个4000~5000元人民币,仅以暴露出来的深圳寰逸一家代理的1.5万个商标计算,涉及金额约为6000万~7500万元人民币。以此类推,2021年中国企业申请的美国商标中若有8.51万个涉嫌造假,涉及金额就高达3.4亿~4.26亿元人民币。


据此,美国商务部直接对美国专利商标局表达不满,认为后者执法不力,仍然让大量中国虚假商标申请流入美国。这导致美国专利商标局直接出台新法规,允许任何第三方匿名举报没有在美国真实使用的商标,并且允许美国专利商标局自行注销没有使用的商标。


新法规的出台在整个行业引发强震。上述对深圳寰逸的禁令就是在这样的大背景下出台的。

但中国企业大量申请注册美国商标的原因果真如此吗?


2014年,深圳市政府曾出台政策补助企业申请境外商标,其本意是鼓励跨境电商合规发展。不过,这个补贴政策早已废止。从申请数据看,补贴停止后,申请数据不降反升,这表明2019年之后中国企业注册美国商标数量并未受到政府停止补贴的影响。


此外,恶意抢注商标的理由也不成立。美国商标注销是个昂贵而又耗时的流程,因此恶意抢注或者大量销售美标在商业上并不可行。

那么,中国企业究竟为什么要大量申请注册美国商标呢?


二、美国“第二商标局”:亚马逊的力量


美国专利商标局其实没有意识到,中国电商企业对美国商标的申请需求是一项刚需(即使政府补贴和恶性竞争有一定作用也无关大局),而且这个刚需在很大程度上是由亚马逊的政策导致的。


亚马逊是以第三方电商起家,但亚马逊中国的零售却始终没有做起来。中国生产厂商因为面临国内激烈竞争和产能过剩,急切需要开拓境外市场。这促使亚马逊与中国生产商找到契合点,一拍即合。于是,亚马逊的招商业务做得红红火火。2020年初新冠肺炎疫情暴发后,大量在境内被挤压的中国小微企业或者个人更加大量地涌入亚马逊市场。


中国电商企业通过亚马逊进入美国市场,必将面对知识产权问题。解决相关知识产权问题将面临两个关口,一个是美国法庭和美国专利商标局,另一个就是亚马逊。美国法庭或美国专利商标局的争议解决机构商标审理与上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board)非常讲求程序正确,一般需要双方都雇佣自己的律师,同时也有各种上诉机制,确保整个过程公正公平。但亚马逊不是美国专利商标局,也不是美国法庭,它并没有动力维护美国商标法。面对知识产权问题,亚马逊的解决办法“简单粗暴”。


与此同时,亚马逊的商家也不愿意与对方过多纠缠,消耗律师费。这导致亚马逊平台一直是知识产权争议的“黑暗丛林”。从假货、侵权到恶意投诉、跟卖等种种卖家之间的争议连绵不绝。


有鉴于此,亚马逊自2015年起建立了品牌注册系统(Brand Registry)来解决知识产权争议问题。在亚马逊BR系统注册的商标可以投诉侵权跟卖方,BR系统也保护这个商标不受到第三方的恶意投诉攻击。


设置BR系统的原始逻辑是,对跟卖方来说,在系统中注册的品牌有亚马逊平台上的优先权。但是,外国商家要在2021年7月之前进入这个注册系统,需要有一个已经注册的美国商标。


但这个机制的实际逻辑是,要求外国电商进入一个与美国商标法不一致的系统,才可以得到亚马逊的商标保护。


美国商标法与其他国家商标法的一个显著差异是“使用优先”(first to use)。美国注册商标有效性的前提是,有真实的、优先其他人的美国本土使用。亚马逊的品牌注册的有效性的前提是,在亚马逊自己的系统里先行登记,先到先得。


对美国本土申请人来说,使用优先和注册优先差别不大。通常,美国申请人发起一个商标申请时,就已经在美国使用,或者注册使用意向后,可以很快用起来。但对绝大多数需要通过亚马逊进入美国市场的中国跨境电商来说,亚马逊是第一个真正在美国的销售渠道。


如果没有开始在亚马逊卖产品,中国电商的产品就根本没有美国销售。即使在国内卖到风生水起,也无法满足美国本土销售要求。如果开始是在亚马逊平台直接销售,那么在商标正式生效加入品牌注册前,就根本无法与跟卖的亚马逊商家竞争(因为无法通过亚马逊平台投诉),而且也很容易被其他卖家投诉,导致直接关店。


为规避这样的风险,中国跨境电商急切需要在美国销售商品前或销售初期就做好亚马逊品牌注册工作。在此情景下,避免跟卖方和竞争对手先行申请的最便捷、最廉价的办法就是用虚假证明申请商标,以便最快地进入亚马逊品牌注册系统。


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上述逻辑意味着,大量需要通过亚马逊进入美国市场的卖家根本没有办法在合法合规地获得美国商标法正常保护的同时,获得亚马逊的保护。对中国跨境电商而言,违反美国商标法似乎不会有立竿见影的后果,但没有亚马逊的保护,却会带来真真切切的经营损失。卖家一般直接选择规避美国商标法,以确保获得亚马逊的品牌保护。


对比中国跨境电商卖家在亚马逊平台上的总占比,以及近三年来自中国的商标注册数增幅可以看到,中国公司对美国商标的大量需求其实是为了满足亚马逊的运营要求,与政府补贴、恶意抢注和商标所有人预防性注册关系并不密切。


从相关数据看,亚马逊品牌注册系统里的总商标数为50万个。如果保守估计,50%来自中国卖家,中国卖家需要25万个商标才能满足这个需求。2016—2021年,中国申请人在美国获取的总商标数近27万,二者大致吻合。


在上述背景下,美国商标已经在跨境电商发达的深圳成为“刚需白菜价”产品,每个商标的注册服务价格约为4000~5000元人民币。

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数据来源:

https://www.statista.com/statistics/1120727/china-based-top-sellers-on-amazon-europe-marketplace/

https://www.marketplacepulse.com/articles/75-of-new-sellers-on-amazon-are-from-china


亚马逊的品牌注册系统基本形成美国知识产权的“国中国”,以“注册优先”为基础,中国申请人为什么要用虚假使用证明来申请美国商标的理由也就比较清晰了。


直到2021年7月,亚马逊才允许商家用正在申请中的商标获取注册品牌保护。这个改变应该可以从商业基础上减少跨境电商大量购买已注册商标以及伪造使用证明的需求。


中国跨境电商现在可以通过使用意向申请美国商标,用以进入注册品牌保护。但是亚马逊品牌注册系统及争议解决方式与美国商标法和美国法庭的本质差异,导致非美国本土跨境电商会在很长一段时间内都要面对在美国运营如何满足亚马逊和美国法律两套知识产权运作机制的挑战。


未来,中国企业,尤其是中国跨境电商企业该如何规避相关风险,合法合规地赴美销售呢?这是个值得大家思考的问题。


作者:张宁

美国执业律师 Flatfeecorp.com创始人

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