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商标注册申请遭遇驳回?你还可以通过商标撤三曲线救国

发布日期:2019-06-24 作者:胡婷婷/赛贝知识产权平台

每次在遭遇商标被驳回后,一般申请人都十分想保住商标,会问有没有其他办法可以抢救一下。


方法当然有,今天要教大家的是,如何通过撤三的方式,去解决一个最普遍的商标驳回情况。


首先我们知道,绝大部分的商标遭遇驳回,都是因为遇到了一个被判定为相似的商标,而且这个商标已经成功注册在案了。基于在先申请原则,那个先注册的商标的权利会受到优先保障,所以我们提交申请的商标自然就会被驳回了。先注册的那个商标通常会被称为引证商标,作为评审方驳回我们的依据。


作为一名经验丰富的商标代理人,这时候一般会对这个引证商标进行调查,调查什么呢?看看它注册时间是否已满三年,并初步判断它是否三年内没有经过使用。


这种情况是存在的,很多商标在被申请下来后,并不一定会做持续使用,有可能是使用了一段时间后废弃了;也可能是抢注商标,那就大概率不存在商标使用。


如果调查结果显示撤销该商标的成功率很高,你的代理人一般会建议对引证商标提起撤销三年不使用申请。申请的目的在于干掉这个对我们的申请注册产生障碍的商标,让我们的商标可以提交复审,并顺利获得注册。


为了方便理解,这里小贝举一个栗子,一个自如的栗子。


自如是一家提供租房产品及服务的O2O互联网品牌,公司名称是北京自如信息科技有限公司。2017年11月,当自如打算在第3类申请「自如」这个商标的时候,就遭遇到了因为存在先注册的相似商标而被驳回的情况。


上面是自如提交申请的商标,下面是在先注册的引证商标。


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两个商标除了字体不同,都叫自如,构成相似是显而易见的。但是一查这个引证商标,发现这是一个在2014年4月申请注册的商标,经初步判断这个商标并没有经过使用。也就是说,刚好满足对它提出三年不使用撤销的条件,于是自如对下面这个引证商标提出撤销申请。


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提了商标撤三申请之后就万事大吉回家躺着了吗?并不是,这时候他们还面临另外一个难题。因为刚被驳回的商标提交复审是有限期的,而对引证商标提交的撤销申请得到确认也是需要时间的。如果在自己的商标复审期间,引证商标的撤销尚未得到确认的话,那复审基本上是可以预见将以失败收场的。


复审如果失败,再想保住这个商标可就得去到法院了,无疑要付出很多无谓的时间和金钱。如果不去法院就复审结果提起诉讼,而是采用再次申请注册的方式,那么就要放弃这个被驳回商标的申请日期,以新申请商标的申请日期为准。谁又知道在中间的这段时间里面,会不会冒出另一个申请日期更早的相似商标呢,无疑存在很大的风险。


所以自如在提交复审的时候,说明情况,并请求等待引证商标权利状态确定后再审理自己的这个商标。


但是很遗憾,自如的这个复审最终还是被驳回了。在驳回复审决定书中,官方给出了这样的回复:至本案审理之时,引证商标为在先注册的有效商标。


也就是说,官方并没有采纳申请人的请求,等引证商标的权利状态确定后再审理本案,而是以审理该案时引证商标的事实状态进行审理的。


那么很自然的,如前文所说,由于引证商标此时仍处于有效状态,该件驳回复审没有成功,最后自如不得已提起诉讼。


为什么要举自如这个例子呢?因为这是很多申请人都会遇到的问题,我们从自如这个案子中可以看到这样一个问题:官方在驳回复审案中,应不应当「中止」审理,等待撤销结果后再审查复审案件呢?


在这个案件中,如果官方中止审理,我们可以发现,结果是符合申请人的预期的,也就是引证商标的确可以被成功撤销,商标也得以注册成功。


但在实际中,仅有小部分案件会中止审理,大部分均不中止审理,申请人往往要进入到诉讼程序中才能拿下复审商标。


纵观《商标法》、《商标法实施条例》、《商标评审规则》,均未就驳回复审阶段「中止」或「不中止」做出规定。


我们找到的最为接近的一个法条为:


商标法 第三十五条第四款:商标评审委员会在依照前款规定进行复审的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。


中止原因消除后,应当恢复审查程序。


需要注意的是,此法条也仅仅表示「可以」中止审查,而不是「应当」中止审查。一字之差,意义完全不同,既然是「可以」,这个决定就落入到了审查员自由裁量的范围。


结果就是,在大量案件中,面对申请人的「中止审查」请求(也可以说暂缓审理),出现了官方有时候采纳,有时候不采纳的情况。


我们来看看被采纳的一般情况:如果看到引证商标的撤销程序即将终结,在驳回复审审查时,审查员通常会等待引证商标权利确定,中止审查。


但现实中,申请人通常是看到驳回通知书上的引证商标时,才会去提撤销。此时就存在复审与撤销审查时限的冲突,往往到复审审查已经结束,撤销案件还没走完。


此时,审查员通常不等待撤销商标的结果而是就当时的权利状态进行审查,就容易使申请人陷入到不得不提起诉讼的尴尬境地。


按小贝的理解,官方不采纳「中止审查」请求的原因,可能主要是追求效率,但是实质上损害了申请人的利益,也造成各方的许多不必要的麻烦。


按规定,审查员应当充分考虑申请人驳回复审的事实、理由和请求,那么申请人提出的「中止审查」这个也是请求,应该被充分考虑。


被提出撤销的那个商标,只要商标的持有人最终没提出撤销复审,该商标就会被撤销,时间上仅仅比复审晚了几个月时间。如果审查员等待撤销结果出来后再审,那么驳回复审即可以直接获得成功。


反之,对这种合理的请求不加以充分考虑的话,不仅浪费国家的行政资源、司法资源,对驳回复审申请人来说,也是不公平的,业界也不乏有这样的声音出现。


回到我们申请人的立场,我们可以说,商标复审的同时,对造成障碍的引证商标提撤销,并不一定能保证使商标在复审阶段获得成功注册。


但是小贝建议该提还是要提,一方面是有机会就不要放过;另一方面,后期还可以走行政诉讼,最终实现目标。


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