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浅谈需要提交美国商标使用证据的几种情况

发布日期:2020-10-26 作者:赛贝知识产权平台

美国商标注册实行“使用在先”原则,从美国商标注册原则上就可以看出美国对于商标使用的看重。


美国商标法中关于“商标使用”的规定非常严格,只有已经在美国使用的商标才能最终获得注册,而且对于注册成功的商标也有强制使用的规定,否则注册商标也会被美国专利商标局主动撤销。


那么美国专利商标局又如何掌控商标是否有在美国合法的使用呢?


其主要途径是要求商标申请人或注册人定期向美国专利商标局提交商标所附之商品/服务在美国使用的证据。


美国


商标使用证据不仅在申请美国商标注册时需要用到,在美国商标注册成功之后也需要提交。今天赛贝小编就为大家介绍一下需要提交美国商标使用证据的几种情况。


一、美国商标注册申请中


提交美国商标申请有三个基础,即“基于打算使用”(ITU,Intent touse),“基于已经使用”(USE),或者“基于一项国外注册”(A foreignregistration)。选择不同的提交基础,其对于美国商标使用证据的规定和要求也不尽相同。具体如下:


(一)“基于打算使用”(ITU,Intent to use)


(1)时间:商标申请通过审查并公告且无人提出异议,此时美国专利商标局将下发授权通知(Notice ofAllowance)。从下发授权通知之日起6个月需要提交使用证据。最长时间为从下发授权通知之日起三年。


(2)延期以及要求:如果申请人此时还没有将商标在美国使用或者暂时提供不了使用证据,可以在限届满前向美国专利商标局提出延期申请,每次延期请求可以获得额外6个月期限,理论上共可以延期5次。但是在实践中随着延期次数的增加,审查员对于申请人延期请求的审核也越来越严格。比如,申请人提出的第一次延期请求不需要提供任何理由,但是从第二次延期开始,申请人均需要提供合理的延期理由。通常情况下,审查员很难核准超过24个月的延期。


(3)后果:商标使用证据必须提交,未提交视为放弃申请。


(二)“基于已经使用”(USE)


以“已经使用”为基础提交的美国申请,必须在申请时一并提交使用证据,否则美国专利商标局不会受理商标申请。


(三)“基于一项国外注册”(Aforeign registration)


以“国外注册”为基础提交的美国申请,在商标注册前不需要提供使用证据,但是在商标注册后以及每次续展时同样需要提交。另外,以“国外注册”为基础提交美国申请,需要提供国外注册证的公证件,并且在美国申请的商标必须与国外注册证上登记的商标一摸一样,而且在美国申请的商品/服务的范围不能大于国外注册证上登记的商品/服务。可见美国商标法对于以“国外注册”为基础提交的美国申请有着更为严格的条件限制。


二、商标注册后


根据美国商标法(Section 8of the Trademark Act, 15 U.S.C.§1058)规定,商标注册人必须适时的向美国专利商标局提交商标继续使用声明(Declaration of ContinuedUse)并提供使用证据或者商标合理未使用声明(Declaration of ExcusableNonuse)以及提供未使用的理由。对于以上美国商标法的规定,我们通常简称为“Section8条款”。该条款的主要目的是撤销不再使用的美国注册商标。


(一)商标继续使用声明(Declaration of Continued Use)


(1)时间:从注册日起第5年到第6年间


(2)宽展期以及要求:提交“Section8条款”规定的声明有6个月的宽展期,即如果注册人错过提交声明,只要在期限到期日起6个月的宽展期内补交声明并交纳一定的罚金,则可以维持注册的有效性。如果注册人错过宽展期仍未按要求向美国专利商标局提交相关声明,则商标注册将被撤销。


(二)商标合理未使用声明(Declaration of Excusable Nonuse)


提交商标合理未使用声明时,往往要求注册人详细说明商标最后使用的时间,打算恢复使用商标的时间,商标未使用的详细解释和说明以及准备采取什么步骤来恢复商标的使用等等。


通常情况,商标未使用必须是暂时的。注册人必须清楚详细的论证妨碍商标使用的原因和环境以及打算采取何种有效的步骤来恢复使用。产品需求量的减少不能作为“合理未使用”的理由。


三、美国商标续展时


根据美国商标法(Section 8of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1058以及Section 9 of the TrademarkAct, 15 U.S.C.§1059)规定,注册商标10年有效期届满前,注册人必须向美国专利商标局提交商标继续使用声明(或商标合理未使用声明)以及商标续展申请书。以上美国商标法律,我们通常简称为“合并的Section8条款和Section 9 条款”。此条款的主要目的是撤销不再使用以及未按期续展的美国注册商标。


(1)时间:从注册日算起第9年到第10年间


(2)宽展期以及要求:提交“合并的Section8条款和Section 9条款”规定的文件有6个月的宽展期,如果注册人错过期限,可在期限到期日起6个月的宽展期内补交文件并交纳一定的罚金,则可以维持注册的有效性。如果注册人错过宽展期仍未按要求向美国专利商标局提交相关文件,则商标注册将被撤销。


以上就是需要提交美国商标使用证据的几种情况,可以发现,想要注册和维持美国商标权,需要提交美国商标使用证据的地方有很多,大家在日常商业活动中一定要重视美国商标使用证据的收集和整理,以备不时之需。


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